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Freihaltebedürftige Bezeichnungen im Rahmen einer Markenanmeldung

Online-Rechtsberatung von Rechtsanwalt Alexander Peter Taubitz
Stand: 13.01.2011

Frage:

Wir haben die Wortmarke XY Stick erfolgreich beim DPM angemeldet.
Nun möchten wir YX Stick ebenfalls eintragen lassen. Dazu gibt es ein Schreiben vom DPM, dass eine Eintragung wegen bestehender, absoluter Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 nr 1+2 abgelehnt wird.

Meine Frage: wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, die Wortmarke mit anwaltlicher Hilfe dennoch durch zu bringen?

Und wenn es eine gute Chance gibt, mit welchen Kosten ist zu rechnen?

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Antwort:

Sehr geehrter Mandant,

§ 8 Markengesetz benennt die absolute Schutzhindernisse, aufgrund derer eine Markeneintragung nicht erfolgen kann.

Die hier in dem Schreiben des DPMA benannten Abs. 2 Nummer 1 und 2 betreffen die Markeneintragungen die, denen entweder die Unterscheidungskraft fehlt oder die aufgrund einer üblichen Bezeichnung im Verkehr freihaltebedürftig sind.

Den Gesetzestext finden Sie unter dem nachfolgenden Link:

http://dejure.org/gesetze/MarkenG/8.html

Wie das DPMA in seinem Schreiben ausführt, ist sowohl der Begriff "Buch" als auch der Begriff "stick" für sich gesehen freihaltebedürftig, da es sich um einen beschreibenden Begriff handelt, der vielfach verwendet wird.
Diese Auffassung ist nach meinem Dafürhalten grundsätzlich nicht angreifbar.

Angenommen, jemand würde sich den Begriff "book" oder "Buch" oder auch "stick" als Wortmarke schützen lassen, wäre er in der Lage, Dritten die Benutzung dieser Begriffe zu untersagen. Aufgrund der Freihaltebedürftigkeit dieser (einzelnen) Begriffe wäre eine Anwendung als Wortmarke mit Sicherheit nicht durchsetzbar.

Bei der Wortkombination "YX Stick" dürfte dies nach meinem Dafürhalten ähnlich zu beurteilen sein. Zwar hat die Wortkombination eine höhere Unterscheidungskraft als das einzelne Wort. Vermutlich dürfte aber auch hier das Interesse an der Freihaltung dieser Begriffe überwiegen.

Bei der von Ihnen offenbar bereits durchgesetzten Anmeldung der Wortmarke "XY Stick" war das offensichtlich anders zu beurteilen, da der Wort-Bestandteil "XY" für sich allein genommen offenbar nicht freihaltebedürftig ist. Daher kann auch die Anmeldung der Wortkombination "XY Stick" eher Erfolg haben als "YX Stick".

Bei der von Ihnen bereits eingereichten Anmeldungen der Wortmarke "AB Stick" habe ich aufgrund der Ausführungen des DPMA ähnliche Befürchtungen wie für die Anmeldung der Wortmarke "YX Stick", denn auch bei dem Bestandteil "AB" handelt es sich nach meinem Dafürhalten um einen freihaltebedürftigen Begriff im Sinne der oben genannten Vorschriften.

Es gibt jetzt verschiedene Vorgehensweisen, die möglich sind:
1. Sie können versuchen, mit anwaltlicher Hilfe das DPMA davon zu überzeugen, dass deren Rechtsauffassung nicht zutreffend ist. Aufgrund der Praxis des DPMA in solchen Fällen und der geltenden Rechtslage halte ich eine derartige Vorgehensweise für nicht besonders erfolgversprechend. Es ist zwar nicht vollkommen auszuschließen, dass bei entsprechender Argumentation die Eintragung zu erreichen ist. Sie müssen aber damit rechnen, dass Sie dies erst im Rechtsmittelverfahren oder mit gerichtlicher Hilfe erreichen können. Die Erfolgsaussichten würde ich nach derzeitigem Stand bei unter 50 % sehen.

2. Die zweite Alternative wäre, "YX Stick" nicht als Wortmarke, sondern als Wortbildmarke anzumelden. Da es bei dieser Anmeldung auf die grafische Ausgestaltung ankommt und nicht auf den zu Grunde liegenden Text, sind die Erfolgsaussichten für eine Eintragung als Wortbildmarke (je nach grafischer Gestaltung) sehr hoch. Nachteilig ist dabei, dass sich der Marken rechtlicher Schutz dann aber auch auf die grafische Gestaltung bezieht und nicht auf den Wort-Bestandteil "YX-Stick". Auch wenn hier die Erfolgsaussichten bei nahezu 100 % liegen, vermute ich, dass der mit der Eintragung als Wortbildmarke zu erreichende Schutz nicht dem entspricht, was Sie erreichen möchten.

3. Alternativ könnten Sie versuchen, die Bezeichnung "YX-Stick" umzubenennen, um eine eintragungsfähige Wortkombination zu erreichen. So könnte beispielsweise das Wort "YXstik" oder "YXstiq" eintragungsfähig sein. Denn die Chancen für eine Eintragung als Wortmarke wäre aufgrund der besonderen Schreibweise relativ hoch, allerdings unterscheidet sich die Bezeichnung von Ihren bisherigen Markeneintragungen.

4. Als letzte Alternative könnten Sie versuchen, die Wortmarke "YXStick" als europäische Wortmarke eintragen zu lassen. Erfahrungsgemäß prüft das europäische Patent- und Markenamt die Eintragungshindernisse weniger streng als das DPMA. Sofern dort die Markeneintragung als Wortmarke durchgeht, wäre auch für den deutschen Raum Markenschutz gegeben.
Diese Möglichkeit hatte ich für relativ Erfolg versprechend (deutlich über 50 %).

Allerdings muss ich darauf hinweisen, dass nach erfolgter Markeneintragung natürlich immer noch die Gefahr gegeben ist, dass Dritte einen Antrag auf Löschung stellen und dann entschieden werden muss, ob die Marke als Wortmarke eintragungsfähig ist oder nicht. Dieses Risiko besteht allerdings auch bei einer Eintragung über das DPMA.

Hinsichtlich der Kosten für eine Eintragung als europäische Wortmarke (Lösung Nr. 4) müssen Sie mit Verwaltungskosten in Höhe von ca. 1000 € rechnen. Die Kosten für die Beauftragung eines Rechtsanwaltes liegt je nach Arbeitsaufwand bei ca. 500 bis 750 €. Sofern mehrere Marken eingetragen werden sollen, reduziert sich der Aufwand natürlich entsprechend.

Die Kosten für eine anwaltliche Vertretung gegenüber dem DPMA um die Anmeldung der Wortmarke durchzusetzen (Lösung Nr. 1) beträgt ebenfalls je nach Aufwand zwischen 500 und 1000 €.

Meiner Einschätzung nach sind die Kosten bei der Europäischen Markeneintragung besser angelegt mag da die Erfolgsaussichten höher sind.



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