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Angemeldete Wortbildmarke weiterhin verwenden

Online-Rechtsberatung von Rechtsanwalt Alexander Peter Taubitz
Stand: 12.06.2012

Frage:

Wir benutzen seit ca.12 Jahren die internet Domain xxx.xx.
Der Begriff xxx wurde vor ca. 3 Jahren als Wortmarke registriert. Die Eigentümerin untersagt uns nun die weitere Benutzung des Begriffes für unsere Arbeit und verlangt die Übertragung der Domain an sie.

Können wir uns wehren?

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Antwort:

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass die Markeninhaberin keine Wortmarke, sondern eine Wortbildmarke angemeldet hat. Bei einer Wortbildmarke bezieht sich der markenrechtliche Schutz in erster Linie auf die Bildbestandteile des Wortspielzeichens, welche den Gesamteindruck mitprägen, sofern es sich nicht nur um eine nichtssagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende grafische Gestaltung (Verzierung) handelt (so BGH GRUR 2000, 506, 509). Bei der Wortmarke hingegen bezieht sich der markenrechtliche Schutz auf den Namen selbst. Der Schutzbereich der Wortmarke ist daher in der Regel größer als der der Wortbildmarke. In vorliegendem Fall dürfte entscheidend sein, wie weit der Schutzumfang der Wortbildmarke reicht.

Der Inhaber einer Marke kann von Dritten Unterlassung oder Herausgabe verlangen, wenn

a) ein mit der Marke identisches Zeichen im geschäftlichen Verkehr verwendet wird oder
b) ein Zeichen benutzt wird, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

Dies ergibt sich aus § 14 Abs. 2 Markengesetz. Den Wortlaut der gesetzlichen Vorschrift finden Sie über den nachfolgenden Link im Internet:

http://www.gesetze-im-internet.de/markeng/__14.html

Eine Identität zwischen Marke und Zeichen besteht hier sicherlich nicht.

Problematisch könnte aber sein, wenn die Gefahr von Verwechslungen besteht.

Dabei kommt es entscheidend auf den Gebrauch des Zeichens an. Die Rechtsprechung geht grundsätzlich davon aus, dass die Verwendung von Domain-Namen, wenn sie nicht rein beschreiben sind, über die reine Adressfunktion hinausgeht und auch eine Kennzeichenfunktion erfüllen kann. Darüber hinaus ist zu beachten, dass Sie die Domain im geschäftlichen Verkehr verwenden. Beim Handeln im geschäftlichen Verkehr sind vorrangig die §§ 5, 15 Markengesetz zu prüfen, weil der kennzeichenrechtlicher Schutz nach diesen Vorschriften in seinem Anwendungsbereich dem Namensschutz als spezialgesetzliche Regelung vorgeht. Die entsprechenden Vorschriften finden Sie über den nachfolgenden Link im Internet:

http://www.gesetze-im-internet.de/markeng/__5.html

http://www.gesetze-im-internet.de/markeng/__15.html

Gemäß § 15 Abs. 2 Markengesetz ist es Dritten untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen. Die angemeldete Wortbildmarke ist in den folgenden Klassen als Marke angemeldet:

Klasse(n) Nizza 09:
Compact Discs; Mini Discs; digitale Kompaktkassetten; Schallplatten und andere Tonträger; Videokassetten; Compact Disc-Videos; DVD; Laser Cds; Photo CDs und andere Bildtonträger; CD-Rom; CD-I; CD-ROM-XA; RAM Cards und andere multimediale Datenträger (soweit in Klasse 9 enthalten)
Klasse(n) Nizza 16:
Aufkleber, Stickers (Papeteriewaren); Booklets, Drucksachen; Bilder; Papiererzeugnisse, soweit in Klasse 16 enthalten; Packpapier; Briefpapier; Photographien und Druckerzeugnisse; Kalender; Poster; Bleistifte; Kugelschreiber und Schreibwaren; Abziehbilder; Beutel (Verpackungstaschen/-hüllen) aus Papier und Kunststoff; Bücher; Einbände [Papier- und Schreibwaren], Kalender; Musikglückwunschkarten; Papier- und Schreibwaren; Plakate; Plakate aus Papier und Pappe; Postkarten; Prospekte; Zeitschriften; Zeitschriften [Magazine]; Zeitungen
Klasse(n) Nizza 25:
Anzüge; Handschuhe; Kapuzen; Kopfbedeckungen; Krawatten; T-Shirts; Hosen; Jacken; Schuhe; Sweat-Shirts; Sweater; Pullover; Westen; Mäntel; Mützen; Kappen; Schals; Gürtel und andere Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen soweit in Klasse 25 enthalten; Gymnastikbekleidung; Gymnastikschuhe; Kleidertaschen [vorgefertigt]; Leibwäsche; Leibwäsche [schweißaufsaugend]; Sportschuhe, soweit in Klasse 25 enthalten; Sportschuhe [Halbschuhe], soweit in Klasse 25 enthalten; Stirnbänder [Bekleidung]; Stoffschuhe [Espadrillos]; Trikotkleidung, Trikots
Klasse(n) Nizza 41:
Durchführung von Veranstaltungen (kulturell, sportlich); Organisation und Durchführung von Einzelveranstaltungen und/oder Veranstaltungsreihen im Zusammenhang mit musikalischen Auftritten von Live Künstlern (Unterhaltung); Durchführung von Veranstaltungen in Clubs (Unterhaltung); Durchführung von Veranstaltungen in Discotheken; Betrieb eines Clubs (Unterhaltung); Betrieb einer Diskothek; Betrieb eines Tonstudios; Betrieb eines Nachtclubs; Betrieb von Sportanlagen; Betrieb von Gesundheits-Klubs; Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Dienstleistungen eines Fitnessstudios; Durchführung von Live-Veranstaltungen (Unterhaltung); Erziehung auf Akademien; Erziehung und Unterricht; Fernkurse; Fernsehunterhaltung; Fernunterricht; Filmproduktion; Filmproduktion [in Studios]; Gymnastikunterricht; Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbetexte; Musikdarbietungen [Orchester]; Online-Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Organisation und Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen; Organisation und Veranstaltung von Kongressen; Organisation und Veranstaltung von Konzerten; Organisation und Veranstaltung von Symposien; Party-Planung [Unterhaltung]; Produktion von Shows; Publikation von Druckerzeugnissen (auch in elektronischer Form), ausgenommen für Werbezwecke; Publikation von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; Rundfunkunterhaltung; Synchronisation; Theateraufführungen; Turnunterricht; Unterhaltung; Veranstaltung sportlicher Wettkämpfe; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops [Ausbildung]; Veranstaltung und Leitung von Kolloquien; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Veranstaltung von Bällen; Veranstaltung von Schönheitswettbewerben; Veranstaltung von Unterhaltungsshows [Künstleragenturen]; Veranstaltung von Wettbewerben [Erziehung und Unterhaltung]; Veröffentlichung von Büchern; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen


Zumindest in der Klasse 41 dürften Überschneidungen zwischen Ihrem Dienstleistungsangebot und der Marke nicht zu bestreiten sein. Zumindest hier bestünde Verwechslungsgefahr.

Allerdings können Sie dem von der Markeninhaberin geltend gemachten Löschungsanspruch entgegen halten, dass Sie den Begriff „xxx“ im geschäftlichen Verkehr über die streitgegenständliche Domain bereits seit zwölf Jahren benutzen. Dies würde bedeuten, dass Sie an diesem Begriff die älteren Rechte haben. Allerdings müssten Sie dann im Streitfall nachweisen, dass Sie den Begriff tatsächlich verwendet haben und darlegen können, in welchem räumlichen und tatsächlichen Umfang der Begriff tatsächlich verwendet wurde. Ob dies gelingen kann oder nicht ist letztlich eine Beweisfrage. Gelingt Ihnen dieser Nachweis, kann die Markeninhaberin trotz der Markenanmeldung Ihnen die bisherige Verwendung dieses Begriffes (und der Domain) nicht untersagen. Gelingt Ihnen der Nachweis nicht, kommt es entscheidend darauf an, ob tatsächlich eine Verwechslungsgefahr bejaht werden kann. Meiner Einschätzung nach dürfte die Verwechslungsgefahr aber zu bejahen sein.

Die Verwendung des Begriffs seit 12 Jahren stellt aus Ihrer Sicht allerdings ein erhebliches Drohpotenzial dar. Denn wenn es Ihnen tatsächlich gelingen sollte, dass Sie die Verwendung des Begriffs nachweisen können und Sie die älteren Rechte an dem Begriff haben, könnten Sie der Gegenseite sogar drohen, dass Sie beim Deutschen Patent und Markenamt (DPMA) einen Löschungsantrag hinsichtlich der Marke stellen. Es stellt sich die Frage, ob die Gegenseite tatsächlich das Risiko eingehen will, die von ihr bereits geplanten Projekte durch einen Rechtsstreit über eine mögliche Löschung der Marke zu gefährden. Natürlich kann dies nicht vollkommen ausgeschlossen werden, das Risiko für die Gegenseite ist allerdings sehr groß. Dies stellte nach meinem Dafürhalten für Sie eine gute Verhandlungsgrundlage dar, mit der eine vernünftige Lösung verhandelt werden kann.

Eine Möglichkeit wäre die, dass Sie der Gegenseite anbieten, die streitgegenständliche Domain gegen eine angemessene Aufwandsentschädigung zu veräußern. Für die Gegenseite hätte dies den Reiz, dass die Markeninhaberin die Domain ohne einen langwierigen Rechtsstreit sofort nutzen kann und die Domain in die aktuellen Projekte fest eingeplant werden kann.

Alternativ könnte zwischen Ihnen und der Gegenseite eine so genannte Abgrenzungsvereinbarung geschlossen werden. Eine Abgrenzungsvereinbarung schließt man in markenrechtlichen Streitigkeiten dann, wenn der prozessuale Ausgang eines Markenrechtsstreits entweder ungewiss oder wirtschaftlich sehr riskant ist und sich die Parteien einig sind, wie die Parteien jeweils die Marke nutzen. Dabei werden in der Abgrenzungsvereinbarung quasi die Spielregeln für die weitere Nutzung der Marke festgelegt, und zwar so, dass die Rechte des jeweils anderen möglichst wenig beeinträchtigt werden.

Natürlich erfordert eine gütliche Einigung, dass beide Parteien zu einer einvernehmlichen Lösung bereit sind. Dem von Ihnen übersandten E-Mail-Verkehr kann man nach meinem Dafürhalten entnehmen, dass die Gegenseite durchaus gesprächsbereit ist. Darüber hinaus ist die rechtliche Situation für Sie nicht so schlecht, so dass Verhandlungen über eine gütliche Einigung durchaus empfehlenswert und Erfolg versprechend sind.

Sollte eine gütliche Einigung nicht möglich sein, bleibt Ihnen entweder die Möglichkeit, die Domain an die Gegenseite herauszugeben/zu löschen oder sich mit der Gegenseite über die Domain rechtlich zu streiten. Meiner Einschätzung nach sind Sie nicht verpflichtet, die Domain herauszugeben, da Sie - Ihrer Schilderung nach - die älteren Rechte an diesem Begriff und damit auch an der Domain haben. Allerdings müssten Sie in einem Rechtsstreit nachweisen, dass Sie tatsächlich die älteren Rechte haben. Sollte Ihnen dies nicht gelingen, droht Ihnen bei einem gerichtlichen Prozess ein erhebliches wirtschaftliches Risiko, da Sie im Fall des Unterliegens verpflichtet sind, die gesamten Prozesskosten einschließlich der gegnerischen Rechtsanwaltskosten zu tragen. Diese Kosten können sich schnell auf mehrere tausend Euro belaufen.



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